Concorrente usando sua marca: notificação, ação de abstenção e indenização

Descobrir que um concorrente está usando a sua marca, ou uma marca muito parecida, é uma situação comum e que exige ação rápida. Quanto mais tempo o uso indevido continua, maior a confusão entre os clientes e mais difícil fica reverter o prejuízo. A Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/1996, oferece instrumentos eficazes para quem tem a marca registrada.

O registro é o que garante o direito

A propriedade da marca se adquire pelo registro no INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, para os produtos ou serviços registrados (art. 129). O titular pode impedir o uso de marca idêntica ou semelhante capaz de causar confusão ou associação indevida.

Quem não tem registro tem proteção mais limitada. A lei garante direito de precedência a quem já usava a marca de boa-fé há pelo menos seis meses quando terceiro fez o pedido (art. 129, § 1º), mas esse direito precisa ser exercido no próprio processo administrativo. Por isso, registrar a marca antes de investir nela é a melhor prevenção.

Primeiro passo: preservar a prova

Antes de qualquer contato com o concorrente, reúna provas do uso indevido:

ata notarial de páginas na internet, redes sociais e marketplaces
notas fiscais e embalagens de produtos adquiridos
fotografias de fachadas, cartões e material publicitário
relatos de clientes que confundiram as empresas

A ata notarial lavrada em cartório tem fé pública e evita que o conteúdo desapareça depois de uma notificação.

Notificação extrajudicial

Em muitos casos, uma notificação bem fundamentada resolve o problema. Ela informa o registro, descreve o uso indevido, fixa prazo para a cessação e adverte sobre as medidas cabíveis. Empresas que agiram por desconhecimento costumam alterar a marca para evitar o litígio.

Ação de abstenção com pedido urgente

Se o uso continua, cabe ação judicial para que o concorrente se abstenha de usar a marca, sob pena de multa diária. A lei permite que o juiz conceda a medida liminarmente, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 209, § 1º). Também é possível pedir a apreensão de produtos e materiais com a marca.

Indenização

O titular tem direito a indenização pelos prejuízos causados (art. 209). Os lucros cessantes são calculados pelo critério mais favorável ao prejudicado, entre os seguintes (art. 210):

os benefícios que o titular teria auferido se a violação não tivesse ocorrido
os benefícios auferidos pelo autor da violação
a remuneração que o violador teria pago ao titular por uma licença de uso

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece o dano moral à pessoa jurídica pelo uso indevido de marca, independentemente de prova do prejuízo concreto. O prazo para pedir indenização é de cinco anos (Súmula 143 do STJ).

Quando o concorrente também tem registro

Se o concorrente obteve registro de marca semelhante, a discussão passa pelo processo administrativo de nulidade no INPI, em até 180 dias da concessão, ou pela ação de nulidade na Justiça Federal, em até cinco anos (arts. 169 e 174). O caminho depende das datas e da semelhança entre as marcas.

Perguntas frequentes

Nome empresarial igual à minha marca é infração?

Pode ser, quando há atuação no mesmo ramo e risco de confusão. A análise considera a data do registro da marca, a data do registro do nome empresarial e o mercado de cada empresa.

Posso usar o símbolo ® antes da concessão do registro?

Não. O símbolo indica marca registrada e só deve ser usado depois da concessão. Antes disso, é possível indicar que o pedido foi depositado.

Conheça a atuação do escritório em Registro de Marcas.

Este artigo tem caráter informativo e reflete a legislação e a jurisprudência na data indicada. Não substitui a análise individual de documentos e prazos.